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Starbucks vient-elle de perdre l’exclusivité de l’usage de sa marque le 20 avril 2020 ? Une bataille entre David et Goliath

2020-05-11T14:03:57+00:00 9 mai 2020|Décision incroyable de la semaine|

 

 

La marque Starbucks aurait-elle perdu l’exclusivité d’usage de sa marque le 20 avril 2020 ?

 

Ce jour-là l’Institut National de la Propriété Intellectuelle a rendu une décision à la portée saisissante pour qui sait lire.

 

D’abord quelques mots sur les faits et le contexte

 

Monsieur Abdeslam Habarek est un ressortissant français qui a eu l’idée de déposer auprès de l’INPI le 31 juillet 2019 dans les classes 35, 39, 41, 43 (services de restauration notamment) et 45 la marque Mama del Mundo suivante :

 

Le même jour, Starbucks corporation, société américaine ayant son siège dans l’Etat de WASHINGTON  a formé opposition sur la base de sa marque européenne Starbucks déposée le 22 février 2013 sous le numéro 011597846, qui est la suivante :

 

 

 

 

La bataille entre David et Goliath était donc engagée : le risque était visiblement très significatif pour Starbucks qui, vu la vitesse de réaction avec l’envoi d’une opposition du même jour, considère cette marque française comme violant gravement ses droits antérieurs.

D’un côté le mastodonte américain, coté au Nasdaq, réalisant pour l’année 2019 un chiffre d’affaires de 26 milliards USD pour 103 milliards USD de capitalisation boursière, 32.000 implantations et 346.000 employés.

De l’autre côté, un homme seul, français, dont le seul bien en la matière est son inventivité et sa liberté de créer

 

L’action judicaire de Starbucks et ses arguments

 

Starburcks tir à boulet rouge : l’entreprise américaine reprend tous les produits et services de son dépôt de 2013 et les oppose à Monsieur Abdeslam Habarek, visant les classes 29, 30, 32, 35 et 43.

Starbucks fait valoir que (i) les produits et services pour lesquels le dépôt a été fait sont identiques et similaires à la marque antérieure, et (ii) que les signes sont une imitation.

Sur le premier volet, Starbucks vise des centaines de produits et de services. La liste des produits et services pour lesquels sa marque a été enregistrée est, il est vrai, circonstancié.

Mais la reine des batailles porte sur deux mots : le terme « franchising » qui fut inclus dans le déppot par Starbucks dans la classe 35, et tous les mots qu’un acteur de F&B protège : « restaurant », « cafe » (etc) de la classe 43.

Concernant l’imitation des signes, Starbucks développe les points de similitudes.

 

L’absence de réponse du déposant et la décision de l’NPI sur l’identité des produits et des services : un cas d’école sur la réaction d’un office des marques face à une stratégie conquérante d’une marque dominante de son marché

 

De manière curieuse, volontaire ou involontaire, le déposant n’a pas répondu à l’opposition de Starbucks.

L’INPI rend donc une décision, sans débat contradictoire.

La décision est saisissante.

Tout d’abord, l’INPI fait observer que nombre de produits sont identiques ou similaires (dont acte sur cet aspect, mais qui en définitive est sans effet comme il sera rappelé ci-après).

Par contre, l’INPI adopte une position assez nette en rejetant la thèse d’une similitude des services.

La méthode de Starbucks est de viser systématiquement chaque ensemble de services désignés dans le dépôt de la marque Mama del Mundo, classe par classe, et de prétendre qu’ils sont similaires aux services protégés par sa propre marque.

Cette stratégie est habile quoique classique : une marque dominante veut pouvoir contrôler les services susceptibles d’être réalisés par ses concurrents car elle sait qu’une marque de produits ne peut devenir une menace que si elle développe la maitrise des « softs skills » et singulièrement ceux du franchising.

Le dépôt de Monsieur Abdeslam Habarek, inconnu de tous et qui ne dispose pas de bataillons d’avocats, était une opportunité parfaite pour « tenter » une manœuvre à cette fin.

L’INPI avec élégance mais fermeté rappelle à Starbucks que cette dernière ne saurait s’arroger un droit général d’exclusivité sur les services visés dans sa propre marque.

Tout d’abord elle conteste à sept reprises le raisonnement de Starbucks.

Dans un des attendus, l’INPI indique que retenir le raisonnement de Starbucks « reviendrait à considérer comme similaires l’ensemble des services participant à la vie d’une entreprise, alors même qu’ils présenteraient des différences propres à les distinguer nettement »

Une précision s’impose concernant le terme stratégique du « franchisage » : Monsieur Abdeslam Habarek n’a pas inclus dans son dépôt le terme « franchisage » mais « travaux de bureau ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ».

Starbucks oppose le terme « franchising » à ces services, sans que l’lNPI ne suive le raisonnement proposé.

Que se serait-il passé sir Monsieur Abdeslam Habarek avait inclus le terme « franchisage » dans son dépôt ?

Il est probable que Starbucks aurait également essuyé un rejet. Et si Starbucks avait ici néanmoins emporté la conviction de l’INPI, cela n’aurait pas modifié le cours des choses compte tenu de la position de l’INPI sur l’absence de similitude des signes.

 

L’INPI juge qu’il n’y pas de similitudes des signes et donc qu’il n’y a pas de risque de confusion

 

L’analyse faite par l’INPI est classique et après avoir évoqué les similitudes, retient que vles signes diffèrent par leur représentation visuelle (une femme enceinte représentée dans son intégralité dans un cas et un buste de femme pour Starbucks), et intellectuelle (la figure maternelle dans un cas et une sirène dans le cas de Starbucks).

Cette conclusion revient à ce que la marque Mama Del Mundo puisse être enregistrée, ce y compris pour des produits et services identiques ou similaires « sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

A la réflexion, l’application des règles en matière de droit des marques semble avoir été correctement mise en œuvre par l’INPI.

Il demeure qu’il serait intéressant de sonder un public de jeunes consommateurs habitués de Starbucks et les interroger sur leur premier commentaire à la vue du signe de la marque Mama Del Mundo. La réponse pourrait avoir ceci de curieux qu’ils penseraient « Starbucks », mais sauraient parfaitement qu’il ne s’agit pas de Starbucks.

A se demander qui est le plus malin entre David et Goliath.

A suivre peut-être par un match retour devant la cour d’appel de Paris.